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주요동향

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미국, 특허법 개정에 대한 제언 원문보기 1

  • 국가 미국
  • 생성기관
  • 주제분류 지식재산
  • 원문발표일 2015-07-14
  • 등록일 2015-08-24
  • 권호 52

미국 헤리티지재단은 2011년 개정된 특허법(America Invents Act of 2011, AIA)에 이어, 효과적인 특허괴물

   (Patent Troll)* 규제를 위해 논의 중인 추가적 법제 개선 방안에 대한 보고서를 발표


   * 특허권 행사 전문 기업(Patent Assertion Entities, PAE)으로, 특허를 활용한 제품⋅서비스의 생산보다 특허권을 침해한 기업을

      상대로 소송하여 이권을 취득하는 것을 목적으로 하는 기업


○ AIA의 개정으로 제3자가 비교적 저렴한 비용과 빠른 행정절차를 통해 의심스러운 특허에 대응할 수 있게 되었지만, 특허괴물의

    특허소송 남용 문제를 다룰 수 있는 추가적인 입법 조치 필요

□ 문제점


○ 특허괴물은 현 제도의 맹점을 악용하여 기업활동을 저해하고 소모적인 소송을 남발하지만, 실제로 특허괴물이 얼마나 심각한

    특허소송을 야기했는지는 명확히 파악되지 않고 있는 상태


 - 특허소송 건수는 매년 미국특허청에 등록되는 특허건수의 1.5%로 수년간 매우 안정적인 수치를 유지


 - 2014년에는 연방 특허소송 건수가 2013년 대비 18% 감소한 반면, 포스트 그랜트 특허에 대한 도전은 증가


○ 현재 특허괴물에 대한 백악관의 정의는“개발 또는 기술이전 지원보다 라이센스 비용을 얻고자 하는”것으로 되어 있어 합법적인

    활동을 하는 광범위한 기업들*이 포함되는 오류가 발생


   * 특허를 직접 활용하지 않는 대학 및 판매나 라이센싱을 목적으로 특허화가 가능한 발명을 하는 차고 발명자(garage inventor)

      등


○ 특허수집기업(Patent Aggregators)*은 중소기업 및 개인 발명가를 침해하는 대기업에 대한 특허소송을 통해 개인기업 등

    경제적 약자를 보호하고, 특허거래비용의 감소 및 특허권 관리업무를 분담하는 등, 순기능도 수행


   * 대기업 등으로부터 개인기업 또는 중소기업의 특허권이 침해받을 때 대응지원. 저작권 분야의 미국 작곡가, 저자 및 출판사

      협회 등과 유사


○ 특허청의 절차 개혁 및 특허가능 대상 제한 등의 요건 강화를 통해 특허소송 남용의 원인 중 하나인 저품질의 특허권 허여

    (許與)를 개선해 특허 품질 향상이 필요


□ 개선안


○ 미 의회는 「Innovation Act*」 및 「Protecting American Talent and Entrepreneurship Act**」 등을 제안, 특허제도의 개혁

    방법을 고려중


   * 특허민사소송에서 특허침해를 주장하는 당사자가 정보에 합리적으로 접근할 수 있다면 법정 변론에 포함될 수 있게 하고,

      관련 세부사항을 지정한 법안


 ** 대법원이 특허민사소송 절차에서 특허침해신고양식을 삭제하도록 요구하는 법안으로, 마찬가지로 특허침해를 주장하는

     당사자를 법정 변론에 포함하도록 함

제안

주요 내용

특허 탄원 요건의 강화

특허소송 제기 시, 직접 및 간접 침해 요소 및 침해 수단 등 침해행위에 대한 자세한 기술을

   요구

특허 투명성의 확대

침해를 주장하는 특허권자는 본인 외의 특허 소유권자, 실시권자 등 금전적인 이해

   관계자들의 구체적 정보를 제공해야 함

디스커버리* 제한

법원이 특허권 주장이 타당하다고 판단 시, 판결에 필수적인 정보로 제한하여 불필요한

   증거 수집 등으로 인한 디스커버리 비용의 낭비를 방지

 

   *  재판 개시 전, 당사자 서로가 가진 증거와 서류를 상호 공개하여 쟁점을 명확히 하는

      증거개시 제도

최종 소비자에 대한 소송 중단

제조업자에 대해 특허소송을 취하면 최종 소비자에 대한 동일 특허소송을 중단하고

   제조업자가 승소 시, 최종소비자도 당연 승소하게 함

승소 시 변호사소송비용 지급

고비용의 합의 또는 라이센스 비용을 목적으로 설계된 소송을 방지하기 위해 패소 시

   승소자에게 비용을 지급하도록 함

공동소송

비용지급 명령을 받은 패소자가 지급 능력이 없을 경우, 승소자는 패소자의 이익이 주로

   특허소송에 제한됨을 증명하고 이해관계자와 공동소송을 제기할 수 있음

경고장** 남용의 통제

경고장에 침해사실에 대한 구체적 근거를 공지하도록 하거나, 경고장 남용을 연방무역

   위원회법 위반으로 규정

 

  ** Demand Letter : 특허괴물이 구체적 정보 없이 특허권 침해소송을 피하려면 지불금을

      내라고 발송하는 대량의 서한

포스트-그랜트 리뷰제도***의 개선

현 포스트-그랜트 리뷰제도는 연방법원기준과 다르고, 타당한 특허소송의 변호를 어렵게

   할 우려가 있어 개선을 고려

 

*** 3자로 하여금 저품질의 특허에 빠르게 행정 절차를 밟을 수 있게 한 AIA의 사후 허가

     검토 절차




□ 결론 및 시사점


○ 미 특허제도의 개혁은 특허소송 시스템의 비용 감소 등 많은 이점이 있지만, 또한 합법적인 특허권자의 권리 옹호를 어렵게

    만들 가능성도 존재


 - 신규 법안의 용어 해석에 있어 의도치 않은 결과가 초래될 가능성에 대한 우려도 존재


○ 미 의회는 결정전에 개혁안으로 인한 의도된 이익(intended benefits) 뿐만 아니라 발생할지 모를 부정적 영향(possible

    harmful effects)도 신중히 고려할 필요성이 있음을 제언


○ 우리 역시 특허괴물의 활동이 증가하는 추세임에 따라, 특허괴물에 대한 법적 규제 장치를 마련하는 등, 대응 방안이 필요한

    시점


  ※ 2015년 1/4분기 특허괴물 관련 소송건수는 1,114건으로 전년 동기 대비 49%가 증가 

 


출처 : 헤리티지재단 (2015.7.14) 등
http://www.heritage.org/research/reports/2015/07/a-measured-approach-to-patent-reform-legislation
https://www.govtrack.us/congress/bills/114/s1137/summary

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